Preguntas y Respuestas Sobre el Contrato de Licencia de Uso de Marca

De acuerdo con la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, una marca es todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección, que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

Una marca registrada confiere a su titular el derecho de uso exclusivo de la marca.

El registro de una marca en México se solicita ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

El registro internacional de una marca se solicita ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

A través de la licencia de uso de marca, el titular de una marca registrada o en trámite concede a una o a más personas el uso de la marca en relación con todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique esa marca.

El contrato de licencia de uso de marca es aquel por el cual el titular de una marca, llamado licenciante, concede a otra u otras personas, llamados licenciatarios, el uso de una marca registrada o en trámite por un periodo de tiempo determinado a cambio de una contraprestación.

Sí, de conformidad con la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, puede celebrarse el contrato de licencia de uso de marca respecto de una marca cuyo registro se encuentra en trámite.

El contrato de licencia de uso de marca constará por escrito y deberá contener por lo menos lo siguiente:

• Proemio (identificación de que se trata de un contrato de licencia de uso de marca)
• Datos de identificación del licenciante
• Datos de identificación del licenciatario
• Descripción e identificación del título de la marca respecto de la cual se concede la licencia de uso
• Derechos y obligaciones del licenciante
• Derechos y obligaciones del licenciatario
• Montos y concepto de pagos que el licenciatario deberá pagar al licenciante
• Alcance territorial de la licencia que se confiere
• Exclusividad (en su caso)
• Vigencia del contrato
• Causales de terminación del contrato
• Supuestos en los cuales podrá revisarse o modificarse de común acuerdo el contrato de licencia
• Penas convencionales
• Cesión y transferencia
• Solución a las controversias que se susciten
• Lugar y fecha de celebración del contrato
• Firma de las partes

Las partes en el contrato de licencia de marca son el licenciante y el licenciatario.

El licenciante es el titular del derecho al uso exclusivo de la marca y quien concede el uso de esta al licenciatario.

El licenciatario es la persona física o moral a quien el licenciante concede el uso de la marca.

Sí, el contrato de licencia de uso deberá inscribirse para que surta efectos frente a terceros.

El contrato de licencia de uso de marca deberá inscribirse ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Para la inscripción de licencia de uso de marca será necesario:

• Efectuar el pago de la tarifa por inscripción de licencia de uso de marca.
• Llenar correctamente la solicitud de inscripción de licencias de uso de marca.
• Presentar la inscripción de licencia de uso de marca, el comprobante de pago de tarifa, el documento en el cual consta la licencia de uso de marca y otros anexos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de forma electrónica o presencial en el Instituto o sus oficinas regionales.

Actualmente (2022) el costo de inscripción de licencia de uso es de $331.70 pesos más IVA. La actualización de las tarifas por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) son publicadas en el portal del Instituto.

Sí, el titular de una marca puede conceder varias licencias excepto que se haya estipulado lo contrario.

Sí, el titular de una marca podrá realizar la explotación simultánea de la marca por sí mismo, excepto que se haya estipulado lo contrario.

Sí, la inscripción de la licencia de marca podrá cancelarse.

La cancelación de la inscripción de una licencia se realizará cuando:

• Lo soliciten conjuntamente el licenciante y el licenciatario.
• Exista nulidad, caducidad o cancelación del registro de marca.
• Cuando se trate de marcas en trámite y no se obtenga el registro.
• Ha terminado la vigencia de la licencia.
• Exista orden judicial.

Nota aclaratoria: Los supuestos previstos tratándose de la licencia de uso de marca son diversos y su configuración en la realidad puede variar y por ende dar lugar a consecuencias jurídicas distintas. Lo mencionado en este espacio es de carácter meramente informativo e ilustrativo.