Contrato de Licencia de Uso de Marca
Una marca puede ser un logotipo, una denominación o un signo que es empleado por una empresa para dar a conocer y distinguir sus productos o servicios de otros de la misma especie en el mercado.
En el mundo de los negocios, las empresas se esfuerzan para lograr el reconocimiento y el valor de sus marcas. Las empresas conceden el uso de sus ya reconocidas marcas a otros a través de diversos contratos, como el de franquicia o el de licencia de uso de marca y así obtienen regalías, una forma más de crecimiento y de obtener ingresos.
Es importante destacar que en ocasiones las personas suelen confundir el contrato de licencia de uso de marca con el de franquicia. También es muy común que las personas conozcan el término “franquicia” o que existe este tipo de contrato o modelo de negocio, y que desconozcan la existencia del contrato de licencia de uso de marca. Es decir, el contrato de franquicia es “más popular”, sin embargo, existen otros contratos para llevar a cabo la explotación de la propiedad intelectual.
En el ámbito legal, el titular de una marca tiene el derecho exclusivo sobre la misma. La marca es un activo que forma parte del patrimonio del titular de la marca.
En virtud del derecho exclusivo, el titular de la marca podrá explotarla a través de la celebración de contratos de cesión de derechos, transmisión de derechos, licencias de uso, franquicias y otros.
El contrato de licencia de uso de marca es un acuerdo entre el titular de una marca (llamado licenciante) y un tercero (llamado licenciatario) a quien el titular concede el uso de la marca a cambio de una contraprestación. La explotación de la marca registrada realizada por el licenciatario se considera como realizada por el titular.
En México, para que la licencia de uso de marca surta efectos frente a terceros deberá inscribirse en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
No debe pensarse que el contrato de licencia de uso de marca es solamente empleado por aquellas grandes empresas globales como The Walt Disney Company, Hasbro, NBCUniversal/Universal Brand Development, The Pokémon Company International, entre otras reconocidas como las principales licenciantes a nivel mundial. Este tipo de contrato puede ser celebrado por el titular de una marca, sea este titular una persona física, una persona moral, grande o pequeña, nacional o internacional.
Tipos de Licencia de Uso de Marca
De acuerdo con la Recomendación Conjunta Relativa a las Licencias de Marcas, las licencias pueden ser:
Licencia única: La licencia única es una licencia que solo se concede a un licenciatario y que excluye la concesión de licencias por el titular a cualquier otra persona, pero que no excluye el uso de la marca por el titular.
Licencia exclusiva: La licencia exclusiva es una licencia que solamente se concede a un licenciatario, y que excluye el uso de la marca por el titular y la concesión de licencias a cualquier otra persona por el titular.
Licencia no exclusiva: La licencia no exclusiva es una licencia que no excluye el uso de la marca por el titular o la concesión de licencias por el titular a cualquier otra persona.
Obligaciones del Licenciante
En virtud del contrato de licencia de uso de marca, el licenciante tendrá las obligaciones siguientes:
- Conceder el uso de la marca registrada.
- Mantener la vigencia del registro de la marca.
- No celebrar otros contratos de licencia de uso de marca (tratándose de licencia exclusiva).
- Ejercitar las acciones de defensa del derecho de uso exclusivo de marca frente a terceros (cuando sea el caso).
Obligaciones del Licenciatario
En virtud del contrato de licencia de uso de marca, el licenciatario tendrá las obligaciones siguientes:
- Pagar la contraprestación por el derecho de uso de marca que le ha sido conferido por el licenciante en las cantidades, tiempo y forma pactados.
- Usar la marca en los productos o servicios para los cuales esta fue registrada.
- Informar al licenciante infracciones al derecho de uso exclusivo de la marca.
- Asegurarse de que los productos que se vendan o los servicios que se presten sean de la misma calidad que los fabricados o prestados por el titular de la marca.
- Ejercitar las acciones legales de protección de derechos sobre la marca como si fuera el propio titular de la marca.
Nota aclaratoria: Los supuestos previstos tratándose de la licencia de uso de marca son diversos y su configuración en la realidad puede variar y por ende dar lugar a consecuencias jurídicas distintas. Lo mencionado en este espacio es de carácter meramente informativo e ilustrativo.
